Op 19 juni jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJ”) antwoord gegeven op een prejudiciële vraag die was gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland), met betrekking tot het onderscheidend vermogen van een merk bestaand uit één enkele kleur.
DSGV (Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband) had in 2002 een aanvraag gedaan voor de inschrijving van een contourloos kleurmerk rood HKS 13 (hierna: „het betrokken merk”) voor een reeks waren en diensten ingediend. Het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: “DPMA”) heeft deze aanvraag geweigerd, maar dit besluit in 2007 vernietigd op grond van het feit dat het merk in kwestie toen goed in de betrokken sectoren was ingeburgerd. Vanaf die datum was het merk geregistreerd voor financiële diensten en retail banking (klasse 36).
Echter, in 2008 diende Oberbank een verzoek tot nietigverklaring in tegen het DGSV-merk op grond van het feit dat het merk inherent elk onderscheidend vermogen miste. Hoewel het DPMA het argument van Oberbank erkende, stelde de autoriteit vast dat DSGV door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen waarbij zij verwees naar een opinieonderzoek uit 2006. In 2009 dienden twee andere banken, Banco Santander en Santander Consumer Bank, desalniettemin verzoeken tot nietigverklaring in op grond van dezelfde argumenten die Oberbank al in 2008 had gebruikt en door het DPMA terzijde waren geschoven.
Het Bundespatentgericht besloot om de zaak aan te houden en legde aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag voor over de wijze waarop een verkregen onderscheidend vermogen van een kleurmerk gewaardeerd moet worden. Het Hof gaf een antwoord dat vanuit verschillende kanten kan worden bekeken.
Allereerst moest de inburgeringsgraad bij het voor de vaststelling van het onderscheidende vermogen bijdragende publiek worden bepaald. Het DPMA stelde dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een kleurmerk een opinieonderzoek nodig is waaruit een herkenningsgraad van 70% volgt. Het Hof bepaalde echter dat “de omstandigheden waaronder de […] voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, […] echter niet louter op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, [kunnen] worden vastgesteld “[zie paragraaf 44, HvJ, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, 19 juni 2014]. Een opinieonderzoek alleen is volgens het Hof niet doorslaggevend en maakt slechts onderdeel uit van dit bewijs.
Verder is het belangrijk om vast te stellen of onderscheidend vermogen vóór of na de datum van de aanvraag moet worden aangetoond. Volgens het Hof is richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten duidelijk: “bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, […] te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk” [zie paragraaf 61, HvJ, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13]. Aan de lidstaten wordt echter een zekere beoordelingsmarge gelaten. Hoe groot die marge is laat het Hof in het midden.
Ten slotte stelde het Bundespatentgericht een vraag over de bewijslast in het kader van een nietigheidsprocedure. Het Hof stelt vast dat de bewijslast op de houder van het aangevallen merk moet rusten, die zich op dit onderscheidend vermogen beroept, aangezien deze het beste in staat is om de hiervoor noodzakelijke documenten en het bewijs voor inburgering te leveren. Slaagt de merkhouder hier niet in, dan is de nietigverklaring van het merk de enig mogelijk uitkomst in een dergelijke procedure.
Solène Hamon – Lena Kröger