Qiaodan Sports, een Chinees sportkledingbedrijf, verloor onlangs drie van zijn geregistreerde merken in een rechtszaak tegen de beroemde Amerikaanse basketballer Michael Jordan. De drie ingetrokken merken die gebaseerd waren op ‘乔丹’, letterlijk Jordan’s Chinese naam in Chinese karakters, werden gebruik voor een breed scala aan producten zoals sportkleding, dranken en zelfs kerstboomdecoratie. Over het algemeen wordt de uitspraak beschouwd als slechts een gedeeltelijke overwinning voor Michael Jordan, omdat zijn intrekkingsverzoeken voor andere omstreden merken zoals ‘qiaodan’, Jordan’s Chinese naam in Pinyin, werden afgewezen door de Supreme Court van de Volksrepubliek China.

De gedachte achter de uitspraak is dat de registratie van “乔丹” als merk zonder de erkenning en goedkeuring van Michael Jordan als een inschrijving te kwader trouw kan worden aangemerkt, omdat het een inbreuk vormt op Jordan’s recht op diens ‘wereldberoemde’ eigen naam. Het belang van de zaak ligt in de erkenning van de verbinding tussen Michael Jordan en zijn eigen naam in Chinese karakters. Volgens de uitspraak is er voldoende bewijs dat “乔丹” een grote bekendheid heeft in China: het relevante publiek gebruikt de karakters om te verwijzen naar Michael Jordan. Ook is er door het publiek een directe relatie te leggen tussen “乔丹” en “NBA star Michael Jordan”.

In China geldt – net als in andere landen – dat een merkhouder zijn recht kan uitoefenen tegenover eenieder die het merk zonder diens toestemming gebruikt. Dit geldt ook als een ander een merk inschrijft waarvan hij wist of behoorde te weten dat hij daarmee de rechten van een ander schendt. Dit geldt voor bekende merken die in andere landen of in andere klassen zijn ingeschreven en ook voor bekende personen wiens naam als merk wordt ingeschreven zonder diens toestemming. Degene die door het depot of de inschrijving wordt benadeelt kan zich hiertegen verweren door te stellen dat het merk te kwader trouw is aangevraagd en te vorderen dat deze niet wordt ingeschreven als merk of – indien het merk al is verleend – uit het register wordt verwijderd. Er zijn onder andere twee manieren waardoor een depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt. Allereerst bestaat er een uitzondering wanneer een ouder recht bestaat en wordt geschonden door het omstreden merk. Als tweede kan een merkenregistratie ook te kwader trouw zijn als de rechtbank (het gebruik van) het ongeregistreerde merk of teken als bekend beschouwd, zoals de naam van een bekende persoonlijkheid zoals Michael Jordan.

De zaak van Jordan gaat over de tweede uitzondering. In het Chinese merkenrecht bepaalt artikel 32 dat toepassing van een merk geen inbreuk mag maken op eerdere bestaande rechten van een andere partij. Door het erkennen van Michael Jordan’s recht op zijn (onofficiële) Chinese naam in Chinese karakters verduidelijkte de Supreme Court van China de criteria voor het erkennen van het recht op een persoonlijke naam. Dit recht wordt gezien als een ouder recht dan het merkenrecht. Deze uitspraak zal rechtszekerheid bieden aan soortgelijke toekomstige gevallen. Naast het recht op een persoonlijke naam kunnen onder andere ook portretrechten, handelsnamen, auteursrechten en octrooien een ouder recht vormen.

Voor andere buitenlandse bedrijven of individuen die hun handelsnamen of merken willen beschermen is Jordan’s gedeeltelijke overwinning meer symbolisch dan inhoudelijk. De uitspraak laat echter ook China’s bereidwilligheid en inspanning zien om een IE-vriendelijke omgeving te verzorgen voor alle spelers in de Chinese markt, ongeacht hun nationaliteit. Het is echter slechts een druppel in de oceaan. Er zijn nog steeds tal van lopende zaken die vragen om rechtszekerheid met betrekking tot de interpretatie en toepassing van Chinees merkenrecht.

Indien een bedrijf van plan is om actief te worden in de Chinese markt is het van belang om van de handelsnaam en merken niet alleen in de originele vorm maar ook in Chinese karakters en/of in pinyin te registreren. Er zijn twee manieren om een merk te registreren. De eerste is door middel van een internationale registratie bij het WIPO of rechtstreeks in China via een Chinees merkengemachtigde. Deze laatste manier voorkomt vaak problemen bij de aanvraag en is doorgaans goedkoper. Heffels Spiegeler Advocaten heeft Chinese partners die uw merkregistratie in China kunnen verzorgen.

Ran Chang en Laura van Leeuwen