Ce n’est pas la première fois que le Tribunal de l’Union européenne (TUE) ** devait se pencher sur ce type de marque dite de position.

Était en cause en l’espèce la marque figurative d’Adidas composée de trois bandes obliques reconnaissables entre toutes du fait de leur position particulière sur la zone située entre les lacets et la semelle de la chaussure et une autre marque dite de position constituée de deux bandes positionnées sur la partie latérale de la chaussure et allant du milieu de la semelle jusqu’au centre du cou-de-pied.

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La marque de position est une marque atypique qui ne rentre pas dans une catégorie prédéfinie telles que les marques figuratives ou les marques tridimensionnelles. Elle fait partie des marques dites non-traditionnelles et se caractérise par l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit .

Deux éléments sont à analyser lors de l’étude de la distinctivité d’une marque de position à savoir :

– la position elle-même qui se doit d’être non-usuelle afin d’être analysée comme une indication d’origine.
– Le signe qui se doit d’être plus qu’un simple élément de décoration et qu’il soit perçu comme une indication d’origine.

Sur le deuxième point, rappelons que la fonction esthétique d’un signe ne s’oppose pas à la fonction d’origine tant que la fonction esthétique ne supplante pas la fonction identificatrice (article 7.1 du Règlement sur les marques communautaires – motifs absolus de refus).

Bien que ne l’ayant pas élevée au rang de définition officielle, l’OMPI définit la marque de position comme étant « caractérisée par un élément immuable toujours placé sur le produit dans la même position et dans des proportions constantes ».

Les juges européens ont souvent fait preuve d’une certaine sévérité au regard de ces marques fortement banales et peu distinctives. Ainsi, le TUE refusa-t’il d’enregistrer des champs géométriques sur le cadran d’une montre (TUE, 14 septembre 2009 T-152/07), la coloration orange couvrant la pointe de chaque article chaussant (TUE, 15 juin 2010, T-547/08), un motif composé de deux coutures courbées sur une poche (TUE, 28 septembre 2010, T-388/09) ou encore les pointes rouges à l’extrémité de lacets pour des chaussures (TUE 11 juillet 2013, T-208/12).

Seules les signes ayant acquis une distinctivité par l’usage semble pouvoir revendiquer une telle marque de position.

Mais revenons à l’arrêt commenté. Ce n’est pas la première fois qu’Adidas se retrouve devant le TUE à défendre sa marque mais c’est bien la première fois où l’étendue de la protection d’une marque de position est abordée si directement.

Dans une première affaire, les trois bandes avaient été analysées sous l’angle de la disponibilité et de l’impératif de ne pas restreindre indûment la possibilité pour d’autres acteurs sur le marché d’utiliser de tels motifs (des bandes) considérés comme banals. La Cour avait alors rappelé que l’impératif de disponibilité ne saurait être invoqué au stade de l’appréciation du risque de confusion mais plus au stade de l’appréciation des motifs de refus.

Dans l’affaire aujourd’hui commentée, le Tribunal analyse les marques en présence au regard de leur positionnement et de leur configuration (bandes parallèles dont la couleur contraste avec le fond, de même largeur et équidistante).

Il n’est pas très clair si le Tribunal estime que la marque Adidas est une marque de position ou non. En effet, au paragraphe 23 de sa décision, le Tribunal estime que « les marques antérieures sont des marques figuratives composées de trois bandes parallèles de même largeur, disposées sur la face supérieure des chaussures entre les lacets et la semelle ».

Cependant la position des signes est ici appréciée largement comme un élément parmi d’autres et c’est le positionnement globale des signes sur « la partie latérale » de la chaussures qui entre particulièrement en compte. Seul un consommateur très attentif pourrait se rendre compte de la différence de « position » et « d’inclinaison » ce qui n’est pas la caractéristique principale du public pertinent quand les produits considérés sont des chaussures.

Le Tribunal en conclut en l’existence d’une certaine similitude entre les signes en présence renforcée par l’importante renommée de la marque d’Adidas ce qui crée un risque de confusion entre les signes.

Ainsi, bien que le titulaire de la demande de marque à deux bandes ait pris la peine de préciser la position de sa marque (et donc implicitement de limiter l’étendue de la position de son signe et de sa protection) cela ne fera pas obstacle à la création du risque de confusion avec la marque Adidas.

La renommée de cette marque banale lui permet donc encore de s’opposer à l’apposition de (au moins) deux bandes rectangulaire sur le côté des chaussures de sport.

Camille Rideau